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  • 吳宗融

關於發明審查意見的發函次數

上週參加智慧財產局在台南場舉辦的智慧財產權業務座談會,座談會中有位仁兄向局長反映,有件案子在回覆初審意見所列舉的引證案後,審查委員又列舉了其他引證案再次發函,造成客戶困擾。



對此,他曾致電此案的審查委員,了解一下背後是否有其他原因,審查委員解釋原因是發現此案的其他國家對應案有其他引證案,且國外對應案曾因此限縮過專利範圍,並要求該位仁兄比照該國申請案的修正內容一併修正。對於這個解釋內容,這位仁兄心有不服,認為已經違背專利獨立原則。


但坦白講,這位審查委員並無明顯違背審查基準處,專利要件用來核駁新穎性或進步性的引證文件,是涵蓋所有公眾所能得知的資料,並不限任何地方、語言、資料形式,再者,審查意見通知函的審查基準,對於審查意見函並沒有限制發函的次數,頂多在審查基準第二篇第七章1.3節中有提及:「申請案經審查認定有不准專利事由時,應於審查意見中儘可能將所有不准專利事由及暫無不准專利事由之請求項通知申請人」,要硬說有點不妥處,大概就是這位審查委員講話有點過於直白(但我比較喜歡直白的審查委員),再加上運氣有點不好,在發出初審審查意見後的時間點,又有其他國家的審查委員找到更相近的引證案。


持平來說,審查委員的職責不是蓋章給專利而已,也是需要為社會大眾的權利把關,若是礙於面子,故意忽略其他更相近的引證案,使新穎性或進步性不足的發明案獲准了專利,便可能反而侵害了社會大眾的權利,阻礙產業的發展。另一方面,日後若走入訴訟,對手通常也不會放過這個機會,會直接援用其他國家的引證案來進行抗辯,這對權利人來說,反而增加訴訟的困難度而蒙受其害。


個人認為,這位仁兄若認為審查委員參考國外審查意見有所不妥,應就本案相較新引證案的差異論述具新穎性、進步性的理由,仔細向客戶、審查委員說明,才是對客戶比較有幫助的做法。


#實體審查

#審查意見

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