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  • 吳宗融

關於專利申請前的評估

更新日期:2019年9月24日

賽門‧西奈克 (Simon O. Sinek):「說出為什麼可以幫助我實踐我的為什麼,每次都很有效。」,這個道理可以用在很多事物上,幫我們找回初衷,不至於迷失方式。

同樣地,在專利申請前,申請人應先想想,為什麼要申請專利?申請專利的目的、效益是什麼?才不致於迷失在龐雜的專利資訊中。




專利申請前,除了提案本身是否具可專利性(如新穎性、進步性)之外,最應該先釐清的是否具有「申請效益」。

關於評估「申請效益」,申請人可就下列幾點常見的申請專利目的來綜合評估,來確認自己是否有提出專利申請的需求:



1.取得技術/產品外觀的排他權:這應該是最為人所知的功能之一,亦即專利權人可排除他人未經其同意而實施所取得的專利權。

"實施",於專利法第58條解釋:「 物之發明之實施, 指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為 、 方法發明之實施,指下列各款行為:一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。 」

"排除",於專利法第 96 條解釋:「發明專利權人對於侵害其專利權者,得請求除去之。有侵害之虞者,得請求防止之。

發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者,得請求損害賠償。

發明專利權人為第一項之請求時,對於侵害專利權之物或從事侵害行為之

原料或器具,得請求銷毀或為其他必要之處置。 」

上面描述的法律保護效力很廣、效力很強,但申請人仍要評估取得的專利權範圍有沒有經濟價值。就像是買了單價很高的保險箱,所存放的東西的價值,至少要能高於保險箱本身。

其次,是要評估取得的專利權,是否容易發現、舉證同業的侵權事實,像是製造方法的專利,由於使用的場合很可能是在廠房內,而不容易發現及進行舉證。


2.取得授權金:取得的專利權可用於授權他人實施來換取授權金。知名的例子之一是高通向蘋果收取高額的授權金,每支 iPhone 或是 iPad Air 都需要交給高通 40 美元左右的專利授權費。


3.取得交互授權的籌碼:什麼是交互授權?簡單來說就是專利權人之間交換實施彼此專利的權利。會有這項功能的原因是,專利所取得的權利是"排他權"而非"實施權",申請了專利不代表就不會侵害到別人的專利權,但至少有機會取得交互授權的籌碼,換取未來免除或減免授權金的可能,知名的例子之一是宏達電與蘋果的和解案例。


4.降低被冒名申請的法律風險:在產品初上市、委外生產過程中,常有可能遇到協力廠商或競爭對手存著維繫訂單、僥倖心理的想法,而逕自申請專利,待取得專利權後,再回過頭來向自己索取授權金。真正的申請權人雖能透過向智財局申請舉發、法院要回權利,但卻要花費時間、心力舉證、聘請專業律師,而付出相對申請專利更昂貴的代價(延伸閱讀:嘖嘖杯募資事件、緯和有限公司專利申請。


5.提高公司價值或個人資產:專利等無形智慧財產,可透過專利鑑價來評估其價值,可藉此提高公司價值或個人資產,進而進行企業融資來獲取所需資金,但此制度目前台灣尚未成熟。


6.宣傳作用:專利的取得須滿足新穎性、進步性,可向消費者、投資人證明公司具有研發能力、具有創新技術。


7.防止技術流失:員工可能因為跳槽而帶走技術,但若在任職期間便鼓勵員工多提案、申請專利,讓員工的智慧結晶可留在公司,降低員工離職對公司造成的損失。


8.列入研發減稅:依據台灣的產業創新條例研發投抵法令規定,購置或使用專利權可列為研發活動的項目之一,而可能適用投資減稅(須向主管機關申請、審查確認是否符合條件)。


針對上述各點的申請需求,便衍生不同的申請策略上的不同差異,例如:

  • 若是為了取得技術/產品外觀的排他權、取得授權金、籌碼這三種積極型的專利權運用方式,便需要相當注意專利佈局的技術是否屬於關鍵技術、迴避難易度、專利範圍的擬定、技術是否可自由實施、布局的國家等,這需要品質相對好的專利,專利範圍足夠廣、具進步性且可被說明書所支持,不易日後因競爭對手的舉發而被撤銷。

  • 但若是屬於降低法律風險的防衛型專利申請策略,則可考慮申請費用相對便宜的新型專利、評估繳納專利維護年費的時間等。

以上僅就專利申請效益作概略式的說明,供申請人申請前的自我評估參考。


延伸閱讀:


1. 賽門‧西奈克-活出你的為什麼:https://www.youtube.com/watch?v=ncHrXld6Ges

2.教育部專利權法律案例教材-可專利性:

https://depart.moe.edu.tw/ed2700/News_Content.aspx?n=E30DE809FF7EBB81&sms=7BC4D9A39A673B2A&s=951B94C8606A2F39

3.科技新報-高通的專利商業模式:

https://technews.tw/2017/02/13/iphone-money-qualcomm/

4.科技產業資訊室-HTC與Apple全球專利訴訟大和解觀察:

http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=7549

5.新聚能科技-可實施性檢索 (Freedom to Operate Search):

https://synergytek.com.tw/blog/2013/01/17/whatis-freedom-to-operate-search/?variant=zh-tw

6.科技報橘-嘖嘖杯與協力廠商互相傷害:

https://buzzorange.com/techorange/2017/12/06/zeczecbai-double-fake/

7.北美智權報-小蝦米當自強:用197件專利打造的企業護城河:

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_170920_0703.htm

8.科技產業資訊室-專利鑑價:

http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=12388

9.台灣智慧財產權融資制度可行性分析—以專利權為中心

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